Кейс преодоление возражений экспертизы в процессе регистрации ТЗ Smorodina

Описание ситуации

Индивидуальный предприниматель Смородинова Дарья Александровна является основателем салона красоты «Smorodina».

31 июля 2019 года Дарьей Смородиновой была подана заявка в ФИПС на регистрацию обозначения Smorodina в качестве товарного знака в отношении основной сферы деятельности – салонов красоты (44 класс МКТУ), а также в отношении дополнительной сферы – торговли (35 класс МКТУ).

На этапе экспертизы заявленного обозначения ФИПС прислал уведомление о предварительном отказе. По мнению ФИПС, является препятствием при регистрации наличие товарного знака Smorodina в 3 классе МКТУ (производство косметики).

Правовой анализ ситуации

Специалисты патентного бюро WikiZnak внимательно проанализировали решение ФИПС. Очевидно, что деятельность по производству косметики не может пересекаться с деятельностью салонов красоты и услугам по торговле. Кроме того, объективно противопоставленный товарный знак не сходен до степени смешения с обозначением заявителя.

Противопоставленный товарный знак:

Обозначение заявителя:

Поэтому перед патентным поверенным компании WikiZnak стояли следующие задачи:

А) Обосновать, что обозначения не вызовут в сознании потребителей ассоциации с их относимостью друг к другу;

Б) Доказать, что, раз обозначения существенно различаются, то и производство косметики под одним обозначением не будет создавать в сознании потребителей отсылки к  деятельности салона красоты и магазина под другим обозначением.

Решение

А) Сначала патентный поверенный подверг сомнению формулировку ФИПС, что обозначения «почти тождественны». Хотя они действительно тождественны по фонетическому критерию, однако кардинально различаются по графическому критерию. В частности, противопоставленный товарный знак выполнен особым шрифтом, в который необходимо внимательно вчитаться, прежде чем различить надпись. Обозначение заявителя, напротив, читается очень явно.

Кроме того, в логотипе Дарьи Смородиновой присутствует другая цветовая гамма и дополнительный стилизованный объект в виде красного шара.

В силу Руководства по регистрации товарных знаков (утв. Приказом Директора ФИПС от 20 января 2020 года №12), если хотя бы по одному критерию обозначения различаются, тогда они не являются тождественными в целом.

Патентный поверенный компании WikiZnak обратил внимание экспертизы ФИПС, что обозначения, хотя и имеют общую словесную часть, кардинально различаются по изобразительному исполнению. Следовательно, потребитель не будет путать их на рынке, в его сознании не будут возникать ассоциации одного бренда с другим.

 

Б) После этого было обращено внимание, что услуги по салонам красоты (44 класс МКТУ) действительно отчасти пересекаются с производством косметики (3 класс МКТУ), но это пересечение является не прямым, а косвенным.

Далее, поскольку обозначения на рынке не будут восприниматься потребителям как один и тот же бренд, противопоставление по этим сферам деятельности (корреспондирующими друг с другом лишь косвенно) следует снять.

Патентный поверенный компании WIkiZnak также обратил внимание экспертизы ФИПС, что сфера «производство косметики» еще менее пересекается со сферой «торговля», так как заявитель может реализовывать необязательно косметику, но и другие товары.

Наконец, противопоставленный товарный знак используется его правообладателем исключительно для брендирования косметики, а не как название для салона красоты или магазина. Были приведены доказательства данного факта, в том числе сведения из сети «Интернет»

 

В) Поработав с актуальной административной практикой, специалисты WikiZnak смогли привести уместные примеры регистрации ФИПС практически идентичных товарных знаков, которые имеются в 3 и 44 классах МКТУ и не создают пересечения по однородным классам, не вводят потребителей на рынке в заблуждение.

Были приведены, в частности, следующие товарные знаки.

1) «Ромашка»: №189083 (3 класс МКТУ), №589735 (44 класс МКТУ);
2) «Королева»: №451571 (3 класс МКТУ), №559733 (44 класс МКТУ);

3) «Яблоко»: №155397 (3 класс МКТУ), №412822 (44 класс МКТУ).

Результат

ФИПС удовлетворил позицию патентного бюро WikiZnak в полном объеме. Обозначение Smorodina было зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2019737554 в отношении всех услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Предыдущая запись
Отчуждение товарного знака
Следующая запись
Кейс преодоление возражений экспертизы в процессе регистрации ТЗ Yoko

Похожие записи

Кейс защита от злоупотребления исключительным правом на товарный знак

Кейсы
Описание ситуацииВ патентное бюро WikiZnak обратилось ООО «Стартап-Профи» – российская компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся разработкой информационных технологий. ООО «Стартап-Профи» недавно зарегистрировало товарный знак «Антибаг» в отношении одной из своих программ,…
Читать далее
Фоновое изображение для страницы Кейса Печати 5 для сайта wikiznak

Кейс предприятия «Печати 5»

Кейсы
Описание ситуацииООО «Печати5» является самой крупной в Российской Федерации фирмой, занимающейся производством печатей и штампов. Так, общая сеть по России насчитывает порядка 70 филиалов в 65 городах. Компания «Печати5» обратилась…
Читать далее
Фоновое изображение для кейса Oldboy для сайта Wikiznak

Кейс предприятия «Oldboy»

Кейсы
Описание ситуацииOldboy – сеть барбершопов с европейским уровнем обслуживания. Предприятие образовалось в 2014 году, насчитывает более 140 салонов по России, СНГ и Европе. Клиентами Oldboy являются многие музыкальные исполнители, актеры…
Читать далее
Меню