Кейс преодоление возражений экспертизы в процессе регистрации ТЗ Yoko

Кейсы

Описание ситуации

Индивидуальный предприниматель Кожихов Сергей Викторович является владельцем бренда «Yoko». Под этим брендом оказываются преимущественно услуги в сфере обучения детей.

В 2019 году перед Сергеем Кожиховым встал вопрос касательно регистрации бренда в качестве товарного знака. Индивидуальный предприниматель обратился за помощью в патентное бюро WikiZnak.

Формирование стратегии

При проведении полной проверки названия «Yoko» патентный поверенный компании WikiZnak выявил данную заявку и предупредил заявителя о рисках. Заявитель уже много лет работал под этим брендом и не готов был ни заменять, ни видоизменять название. Было решено подавать заявку, а патентный поверенный заранее подготовил стратегию оспаривания позиции ФИПС касательно вероятного противопоставления сходной заявки.

ФИПС прислал уведомление о предварительном отказе 24 января 2020 года. Сходная заявка противопоставлялась в отношении 35 и 41 классов МКТУ.

Обозначение заявителя Противопоставленная заявка

Обозначение заявителя Противопоставленная заявка

Когда уведомление было получено на руки, специалисты WikiZnak обратили внимание, что по противопоставленной заявке нет движения. В соответствии с правилами ФИПС, если лицо, подавшее заявку, не реагирует на обращения ФИПС, тогда заявка в скором времени будет признана отозванной. Поэтому заявителю сперва было предложено подождать: возможно, ФИПС отзовет заявку, и препятствие при регистрации само собой аннулируется.

Ответ на предварительный отказ

Поскольку заявка в итоге не была отозвана, патентный поверенный приступил к составлению мотивированного ответа на предварительный отказ.

А) Первое, что было сделано: перечень во всех классах был сокращен. В 35 классе МКТУ остались только услуги, непосредственно связанные торговлей. В 41 классе МКТУ были оставлены узкие формулировки, относимые к сфере обучения детей.

Б) Далее патентный поверенный не согласился с позицией ФИПС по поводу пересечения с противопоставленной заявкой по 35 классу МКТУ. Услуги в них значительно различаются: у заявителя это «торговля», в мешающей заявке – «продвижение товаров». При этом услуги относятся к разным даже родовым категориям, что полностью исключает пересечение на рынке.

Кроме того, были приведены похожие решения ФИПС, когда регистрирующий орган зарегистрировал почти идентичные товарные знаки в 35 классе МКТУ, если они индивидуализировали разные услуги. Так, в ответе было указано на пары товарных знаков «Мелочи жизни» (№692510 и №510295), «Эврика» (№734637 и №441429), «Ромашка» (№589735, №397543).

В) После этого патентный поверенный WikiZnak обратил внимание экспертизы ФИПС, что обозначение заявителя индивидуализирует очень узкий перечень услуг в 41 классе МКТУ с узким назначением: обучение именно детей. При этом в противопоставленной заявке в 41 классе МКТУ даже отсутствует общая категория «обучение».

Следовательно, пересечения не происходит, и данная заявка не может препятствовать при регистрации.

Результат

Несмотря на наличие тождественного обозначения, патентному бюро WikiZnak с помощью грамотной работы с перечнем услуг, уместному приведению практики ФИПС и ссылок на актуальные нормы права удалось переубедить ФИПС. Обозначение «Yoko» было зарегистрировано в качестве товарного знака.

Предыдущая запись
Кейс преодоление возражений экспертизы в процессе регистрации ТЗ Smorodina
Следующая запись
Кейс преодоление возражений экспертизы в процессе регистрации ТЗ Heatway

Похожие записи

Изображение к статье Наташа, мы все уронили

Интернет-мем «Наташа, вставай, мы там все уронили» зарегистрирован в качестве товарного знака

Бородулина Дарья Сергеевна является основателем и руководителем популярного Интернет-сообщества «Котизм». Любимый многими паблик ВК «Котизм» специализируется на создании и публикации шуток, юмористических сценок и мемов, связанных с кошками. История и…
Читать далее
Фоновое изображение для кейса Салют-1 для сайта Wikiznak

Кейс предприятия «Салют-1»

Кейсы
Описание ситуацииКомпания «САЛЮТ-1» является членом Российской ассоциации пиротехников и демонстраторов фейерверков (РАПИД-Фейерверк) и официальным представителем на территории Восточной Сибири Федерального Центра Пиротехники ФНПЦ НИИПХ. Предприятие осуществляет реализацию товара под товарным…
Читать далее
Фоновое изображение для страницы Кейса dolce porte для сайта wikiznak

Кейс предприятия «Dolce Porte»

Кейсы
Описание ситуацииDolce Porte — российская компания, успешно работающая на рынке дверей и напольных покрытий с 2007 года. Dolce Porte— эксклюзивный дистрибьютор немецких напольных покрытий EGGER в России. Правообладатель товарных знаков…
Читать далее